Art. 12 c.p.i. — Novità

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Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del deposito della domanda:

  • a)consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
  • b)siano identici o simili ad un segno gia' noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza tra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresi' noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprieta' industriale, testo riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorieta' acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie la novita', ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicita', nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione;
  • c)siano identici o simili a un segno gia' noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra l'attivita' d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorieta' di esso o importi notorieta' puramente locale, non toglie la novita'. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o dei suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione;
  • d)siano identici ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;
  • e)siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni o dell'identita' o affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
  • f)siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunita', se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
  • g)siano identici o simili ad un marchio gia' notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprieta' industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera g);
  • h)nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novita' il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 26 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita'. Ai fini previsti al comma 1, lettere d), e) e f), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.

Testo in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 12 c.p.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12772/2026

    5 maggio 2026

    In tema di marchi d'impresa, la pacifica convivenza pluriennale tra segni distintivi può rivelarsi idonea a radicare la diffusa consapevolezza, presso il pubblico dei consumatori o degli utenti, della differente provenienza dei prodotti o dei servizi commercializzati, escludendo, con ciò, il rischio di confusione e il conseguente pregiudizio alla funzione distintiva del marchio di cui viene richiesta la tutela, dovendosi altresì ritenere che l'accertamento di fatto relativo a detta pacifica convivenza sfugga al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Commissione dei ricorsi che - in riforma rispetto alla decisione negativa dell'Ufficio italiano brevetti e marchi - aveva accolto la domanda di registrazione di un marchio, facendo riferimento all'insussistente rischio di confusione derivante dalla protratta coesistenza del medesimo "cuore distintivo" fra diverse famiglie di marchi).

    Art. 12 c.p.i. · Art. 20 c.p.i. · Art. 2569 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 27 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14095/2025

    27 maggio 2025

    In presenza di un marchio complesso, benché la valutazione della somiglianza tra i segni non possa limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con quella dell'altro, occorrendo procedere all'esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme, ciò non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, giudicando della contraffazione di un marchio complesso contenente una parte denominativa ed una figurativa, aveva ricondotto la capacità distintiva del marchio all'elemento figurativo rappresentato da un cane bassotto, desumendone la sussistenza del rischio di confusione tra i segni in conflitto).

    Art. 12 c.p.i. · Art. 2569 c.c. · Art. 2598 c.c. · Art. 20 c.p.i.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 82 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 630/2025

    10 gennaio 2025

    In tema di marchi di impresa, l'inclusione di due prodotti nella stessa classe merceologica non è idonea a provarne l'affinità, essendo necessario che gli stessi siano strutturalmente diretti a soddisfare una specifica domanda di mercato, tanto da risultare sostituibili tra loro, essendo prodotti affini, ai sensi degli artt. 12 e 20 del d.lgs. n. 30 del 2005, quelli che, per natura e destinazione, risultano fungibili tra loro in maniera tale che la mancanza di precisa distinzione tra i segni identificativi ne comporta il rischio di confusione. (Principio applicato a caffè e surrogato di caffè, ritenuti prodotti affini e, quindi, in concorrenza, in quanto sostituibili tra loro con effetti e risultati analoghi).

    Art. 12 c.p.i. · Art. 20 c.p.i. · Art. 25 c.p.i.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 21 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 280/2025

    7 gennaio 2025

    In tema di marchi di impresa, la registrazione del marchio successivo presuppone che non vi sia rischio di confusione con un marchio anteriore ed il giudizio di novità va compiuto in astratto, raffrontando i segni come registrati, a prescindere dal loro uso e dall'intensità ed estensione della loro conoscenza presso i consumatori, salvo il limite della decadenza per non uso, a differenza della valutazione da compiersi nel giudizio di contraffazione, in cui tale accertamento è influenzato dalle modalità con cui il marchio anteriore è utilizzato e percepito dal pubblico di riferimento.

    Art. 12 c.p.i. · Art. 20 c.p.i. · Art. 2569 c.c. · Art. 2571 c.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 14 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art12 · fonte del testo

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