Sentenza n. 3/1996

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15 del

r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in

materia di brevetti per invenzioni industriali), come modificati dal

d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 (Revisione della legislazione nazionale

in materia di brevetti, in applicazione della delega di cui alla

legge 26 maggio 1978, n. 260), promosso con ordinanza emessa il 22

dicembre 1994 dal Tribunale di Milano, nel procedimento civile

vertente tra s.p.a. Zambon Group e s.p.a. Bracco Industria Chimica,

iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione della Bracco Industria Chimica

s.p.a. e della Zambon Group s.p.a.;

Udito nella udienza pubblica del 21 novembre 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Uditi gli avv. Giorgio Floridia e Giorgio Berti per la Zambon Group

s.p.a. e Adriano Vanzetti e Valerio Onida per la Bracco Industria

Chimica s.p.a.

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Milano è stato adito dalla Zambon Group

s.p.a., la quale, nella qualità di holding di un gruppo d'imprese

operanti nel settore farmaceutico, ha esposto di aver apportato

alcuni miglioramenti al processo di fabbricazione di un mezzo di

contrasto per raggi X denominato "iopamidolo", e di aver depositato a

riguardo due domande di brevetto esplicitamente riconosciute in

rapporto di dipendenza - come invenzioni di perfezionamento -

rispetto al brevetto n. 1.140.989 (concernente lo iopamidolo e il

metodo di sua produzione), di cui era titolare la Bracco s.p.a. Di

tale brevetto la Società Zambon ha chiesto che il giudice adito

dichiari la nullità accertando nel contempo che essa attrice non ha

compiuto atti di contraffazione.

Si è costituita in giudizio la convenuta Bracco s.p.a. e, su

istanza di questa, il Tribunale, con ordinanza emessa il 22 dicembre

1994, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 9 e 41 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 14

e 15 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni

legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), come

modificati dal d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 (Revisione della

legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione della

delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260).

Il giudice a quo, premesso che lo "iopamidolo" deve considerarsi un

farmaco, espone che in data 13 dicembre 1974 venne depositata domanda

svizzera di brevetto da parte della Società Savac A.G. e che questa

deve intendersi riferita alla Società Bracco; ricorda quindi come il

divieto di brevettabilità dei farmaci ex art. 14 del r.d. n. 1127

del 1939 sia stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale

con la sentenza n. 20 del 1978. Ripercorso l'iter

argomentativo di tale decisione, ed in particolare il passaggio ove

si osservava che sarebbe stato il legislatore a valutare

l'opportunità di un regime transitorio, il Tribunale rileva che il

legislatore stesso si è limitato a riscrivere l'art. 14, eliminando

il divieto di brevettabilità, senza dare séguito a tale invito,

malgrado fossero stati predisposti numerosi disegni di legge volti a

consentire la presentazione o la ripresentazione della domanda di

brevetto depositata in paesi esteri e non in Italia o definitivamente

respinta prima della sentenza citata.

In tale ottica le norme impugnate paiono al rimettente confliggere

con gli evocati parametri, "nella parte in cui non prevedono alcuna

(e quindi escludono dalla) tutela brevettuale per le invenzioni

conseguite prima della declaratoria di illegittimità costituzionale

del vecchio art. 14, subito brevettate in numerosi paesi esteri e

non brevettate in Italia finché vigeva il divieto di brevettazione

dei farmaci previsto dalle norme richiamate da ultimo, ma solo

successivamente alla rimozione di tale divieto per effetto della

sentenza n. 20 del 1978, e per le quali sia scaduto, prima di tale

sentenza, il termine di priorità".

Le richiamate norme costituzionali si assumono violate per le

stesse ragioni svolte nella citata sentenza n. 20 del 1978, con

l'ulteriore notazione che la normativa censurata non svantaggia più

tutti gli imprenditori farmaceutici, ma solo quelli che non avevano

presentato in Italia domanda di brevetto, in ragione del divieto

legislativo, o che, pur avendola presentata, erano riusciti a tenere

aperto il contenzioso presso la Commissione dei ricorsi sino alla

pronuncia della sentenza n. 20 del 1978. Opina il Tribunale che per

gli imprenditori in questione si configurerebbe una sorta di

ultrattività della norma concernente il divieto di brevettazione, la

quale continuerebbe a produrre i propri effetti, comportando la

nullità del brevetto Bracco in quanto anticipata dai brevetti

analoghi depositati in Svizzera e negli altri paesi ove non vigeva il

divieto.

Aggiunge il Tribunale che la giurisprudenza della suprema Corte

circa una differenziazione tra chi abbia reclamato il riconoscimento

e chi sia rimasto inerte, non si mostra "così convincente da far

apparire superfluo il vaglio della Corte costituzionale". Infatti le

ragioni della Cassazione, che richiama il concetto di rapporti

esauriti e gli inconvenienti - sul piano internazionale e

costituzionale - insiti nella riapertura del termine per rivendicare

la priorità, se possono essere condivisibili e giustificati in

astratto, non si attagliano al caso concreto, tenuto conto della

"particolare risalenza della normativa la cui costituzionalità si

sarebbe dovuta eccepire", e del fatto che la normativa stessa aveva

già una volta superato il giudizio della Corte (sentenza n. 37 del

1957). Inoltre non si tratterebbe qui di rapporti esauriti, bensì di

brevetti in vigore. Infine, non sarebbe sostenibile che nel caso in

esame si richiede alla Corte l'introduzione di una disciplina ad hoc,

con indebita interferenza nell'esercizio del potere legislativo,

consistendo il petitum nella "valutazione della costituzionalità

della disciplina introdotta con il d.P.R. n. 338 del 1979 e in

particolare della mancata previsione di un qualsiasi regime

transitorio".

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la Bracco

s.p.a., insistendo per la declaratoria d'illegittimità

costituzionale.

La società sottolinea che essa è stata per anni l'unica a

produrre, anche in Italia, il farmaco in questione e che solo dopo il

venir meno del divieto di brevettabilità e la scadenza del termine

di priorità, la Zambon ha cercato di eludere il diritto di esclusiva

spettantele, sostenendo in giudizio la nullità del brevetto. La

pretesa dell'attrice non sarebbe dunque fondata su una sua priorità,

ma tenderebbe a sfruttare la sfasatura temporale tra il brevetto

ottenuto in Italia e i brevetti ottenuti all'estero, intraprendendo

così un'attività produttiva che sfrutta parassitariamente

l'invenzione altrui. Sì ché non sarebbero in questione gli effetti

in praeteritum della sentenza n. 20 del 1978, ma si verserebbe in una

situazione assimilabile a quella di chi, dopo la declaratoria

d'incostituzionalità di una legge, fosse sottoposto a conseguenze

pregiudizievoli per il solo fatto di aver operato, prima di tale

declaratoria, in conformità della legge allora vigente.

Ricorda la deducente come nel nostro ordinamento solo il giudice

abbia il potere-dovere di sospendere l'applicazione di una legge

sospettata d'incostituzionalità e sottolinea come si tratti di

valutare gli effetti attuali della normativa denunciata e non già di

estendere ai rapporti passati gli effetti della pronuncia

d'incostituzionalità. In tal senso la difesa della Bracco condivide

la critica del Tribunale di Milano all'orientamento della Cassazione,

richiamando anch'essa il contenuto della sentenza n. 20 del 1978, in

particolare sottolineando trattarsi di una declaratoria

d'illegittimità sopravvenuta in forza di un mutamento del contesto

fattuale e normativo, sì ché non resta individuato nel tempo il

momento di collisione con l'ordinamento. Perciò non sarebbe

possibile discriminare la posizione di chi non abbia all'epoca

chiesto il brevetto (in quanto a ciò legittimamente impedito dalla

legge) rispetto a chi fin da allora abbia richiesto tale tutela.

Palese sarebbe quindi l'incostituzionalità del non aver

legislativamente previsto un regime transitorio, malgrado l'espresso

invito formulato a riguardo dalla Corte e l'esigenza subito avvertita

dalla dottrina, tradotta anche in vari schemi di d.d.l. presentati a

seguito della sentenza.

3. - Si è costituita altresì la s.p.a. Zambon Group, sostenendo

l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della questione.

Premette la società che la Bracco ha depositato la domanda di

brevetto italiano sei anni dopo la prima domanda proposta in un paese

estero, dunque ben oltre il termine annuale previsto per rivendicare

la priorità unionista; ed inoltre, a sostegno dell'irrilevanza e

contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, contesta

diffusamente e con argomenti tecnici che lo "iopamidolo" sia un

farmaco e fosse perciò soggetto al divieto in argomento.

Nel merito, la Zambon osserva come la denunciata

incostituzionalità altro non sia che il normale effetto

dell'"impermeabilità" dei rapporti esauriti alla dichiarazione di

illegittimità costituzionale. A suo dire, ciò che si vorrebbe è la

riapertura dei termini per via giurisdizionale, sì ché la Corte

ponga rimedio al diverso trattamento che l'ordinamento riserva, a

seguito della pronuncia demolitoria, a coloro che, in costanza del

divieto di brevettazione, hanno presentato in Italia domanda di

brevetto di un farmaco e a coloro che si sono limitati a presentarla

soltanto all'estero senza far seguire il deposito in Italia nel

termine decadenziale di un anno con rivendicazione della priorità

unionista.

Né si potrebbe argomentare nel senso che il termine decadenziale

de quo non decorreva in costanza del divieto di brevettare farmaci in

Italia, atteso che, per insegnamento della suprema Corte, il vizio di

illegittimità non determina un impedimento legale all'esercizio del

diritto, ma una mera difficoltà di fatto, e quindi non incide sulla

decorrenza della prescrizione.

La Zambon si diffonde poi sui limiti di una sentenza additiva,

esclusa già in materia dalla Corte nella sentenza n. 20 del 1978 e

sottolinea come il legislatore avrebbe potuto introdurre una

normativa transitoria, adattandola agli obblighi derivanti dalla

Convenzione dell'Unione. Rileva quindi che, ove la Corte riconoscesse

validità a quei brevetti che avrebbero dovuto essere depositati ma

non lo furono, resterebbe pregiudicata la posizione di chi,

confidando nella libertà di fabbricazione e vendita di un prodotto

già predivulgato e non più tutelabile, avesse compiuto, come la

stessa Zambon, seri investimenti.

Conclude la Zambon osservando che non esiste un "dovere

costituzionale" a provvedere per il legislatore, onde il fatto che

questi non abbia predisposto un regime transitorio, consentendo

comportamenti differenziati, non può tradursi nell'illegittimità

della normativa "a regime".

4. - Nell'imminenza dell'udienza entrambe le parti hanno

depositato ulteriori ampie memorie, ribadendo i rispettivi assunti e

contestando quelli di controparte. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

degli artt. 14 e 15 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, come modificati

dal d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, nella parte in cui non prevedono

la tutela brevettuale per quei farmaci brevettati all'estero in

costanza del divieto di brevettabilità dei farmaci (poi rimosso

dalla sentenza n. 20 del 1978 della Corte costituzionale) e

brevettati in Italia dopo la scadenza del termine annuale (a

decorrere dal primo brevetto estero) stabilito dall'art. 4 della

Convenzione di Parigi, ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424,

per poter rivendicare la priorità.

2. - Va preliminarmente disattesa, sotto entrambi i profili

prospettati, l'eccezione d'inammissibilità per difetto di rilevanza,

proposta dalla Società Zambon, attrice dinanzi al Tribunale di

Milano.

2.1. - Quest'ultimo, attraverso un'ampia motivazione del suo

apprezzamento di fatto, è pervenuto a ritenere che lo "iopamidolo",

oggetto del brevetto di cui si controverte, rientra nella previsione

di quella normativa predicata come applicabile nel giudizio a quo.

Sotto questo primo profilo, quindi, la rilevanza della sollevata

questione di costituzionalità non può essere negata, attesa la

plausibilità della relativa motivazione.

2.2. - Il secondo profilo d'inammissibilità attiene all'asserita

carenza del carattere costituzionalmente necessitato del petitum.

Al riguardo va osservato, in contrario, che nella motivazione della

sentenza n. 20 del 1978 questa Corte, escludendo di poter disegnare

le linee del séguito legislativo della propria decisione, rimise al

legislatore la valutazione di due ben distinte alternative. La prima

riguardava l'opportunità di introdurre o meno un regime transitorio.

La seconda concerneva i modi stessi del bilanciamento tra le due

contrapposte situazioni oggetto dell'eventuale disciplina

transitoria: quella di coloro che non avessero richiesto il brevetto

nella vigenza del divieto e quella di chi avesse operato investimenti

in strutture dell'industria farmaceutica sulla base dell'affidamento

che nasceva dalla esistenza stessa di tale divieto.

Ebbene, la tesi enunciata dal rimettente è indirizzata nel duplice

senso della necessità costituzionale di un regime transitorio, e

della precisa opzione a favore della prima categoria degli indicati

soggetti. Sicché, una delle possibili soluzioni della controversia

oggetto del giudizio a quo viene assunta come paradigma della

domandata pronuncia additiva, la quale varrebbe a rendere immuni dai

prospettati vizi le denunciate norme, attraverso l'introduzione di

quello stesso strumento che il legislatore avrebbe dovuto offrire

mediante la (mai dettata) disciplina transitoria. Col risultato, in

tale direzione prospettica, di una sostanziale coincidenza fra i

termini dell'attuale thema decidendum e quelli della potenziale

decisione del giudizio a quo. Coincidenza, che tuttavia non è

configurabile come ragione di inammissibilità della questione, ma

piuttosto costituisce indice di valutazione del merito, al cui esame

questa Corte deve dunque passare.

3. - La questione non è fondata.

3.1. - Secondo il rimettente, le denunciate norme contrasterebbero

con gli artt. 3, 9 e 41 della Costituzione, per le stesse ragioni

svolte da questa Corte nella sentenza n. 20 del 1978, "con l'ulteriore

aggravio che, mentre in precedenza la normativa svantaggiava,

rispetto agli altri, solo, ma tutti, gli imprenditori farmaceutici ed

ancora taluni di essi (che svolgevano attività di ricerca) rispetto

ad altri concorrenti (che non la svolgevano), la nuova disciplina

discrimina e svantaggia, tra gli imprenditori farmaceutici che

svolgevano attività di ricerca, tanto da conseguire invenzioni

brevettate all'estero, esclusivamente coloro che non avevano

presentato anche in Italia domanda di brevetto (...) nel pieno

rispetto della normativa al tempo vigente". Categoria di imprenditori

farmaceutici, quest'ultima, in danno della quale "si configurerebbe

una sorta di ultrattività" della norma già dichiarata

incostituzionale, "che continuerebbe a produrre i propri effetti,

nella specie importando la declaratoria di nullità del brevetto

Bracco".

Osserva la Corte che, in realtà, soltanto una tale discriminazione

potrebbe in astratto configurare la violazione di una delle norme

evocate come parametro d'illegittimità costituzionale, e cioè

dell'art. 3 della Costituzione. Infatti, le ragioni svolte nella

sentenza n. 20 del 1978 riguardano esclusivamente il divieto di

brevettabilità rimosso con la sentenza stessa, al dispositivo della

quale si è perfettamente conformata la normativa oggetto

dell'attuale censura. Significativo è, a questo proposito, come il

rimettente motivi in forma diretta la non manifesta infondatezza

della questione facendo leva soltanto sull'asserita ingiustificata

discriminazione degli imprenditori che si trovano nella situazione

della società convenuta nel giudizio a quo.

Sennonché, la disparità di trattamento comportante l'asserita

discriminazione non deriva dalle denunciate norme, che invero non

fanno distinzioni di sorta, bensì soltanto dalla diversa condotta

mantenuta, nella vigenza della precedente normativa, dai soggetti fra

i quali il rimettente imposta la comparazione. E questa Corte ha già

avuto occasione di affermare (v. sentenza n. 58 del 1967) che "il

principio di eguaglianza non è affatto violato quando la legge

dispone trattamenti diversi in confronto a soggetti diversamente

solleciti nella tutela delle proprie pretese, ed anzi violato sarebbe

se, al contrario, si adottasse una disciplina uniforme nei due casi".

Nei quali vi è un'oggettiva disomogeneità di situazioni, che

esclude in modo evidente la configurabilità della dedotta disparità

di trattamento.

I soggetti che, come la parte convenuta nel giudizio a quo, non si

sono attivati a causa della formale vigenza di norme viziate da

illegittimità costituzionale successivamente dichiarata su

iniziativa di altri, finiscono per trovarsi nella lamentata

situazione deteriore, semplicemente per via dei limiti intrinseci

all'efficacia retroattiva delle declaratorie d'illegittimità

costituzionale, le quali lasciano intangibili i rapporti esauriti,

fra cui rientrano anche i rapporti pregiudicati da una decadenza

verificatasi in forza di norma diversa da quella dichiarata

incostituzionale.

Nella specie - come è pacifico - si è appunto verificata, già

prima della decisione di questa Corte n. 20 del 1978, una decadenza

dipendente da norma che nulla ha a che vedere con quella investita

dalla declaratoria di illegittimità costituzionale: più

specificamente, dettata dall'art. 4 della Convenzione internazionale

di Parigi, riveduta da ultimo a Stoccolma e ratificata con la legge

28 aprile 1976, n. 424, secondo cui la c.d. "priorità unionista"

può essere rivendicata solo entro un anno dal primo brevetto estero.

3.2. - Nessun rilievo può assumere, ai fini qui in esame, la

circostanza valorizzata dalla convenuta nel giudizio a quo, secondo

cui dalla motivazione della citata sentenza le ragioni della

dichiarata incostituzionalità risultano sopravvenute rispetto

all'entrata in vigore della Costituzione. Al riguardo basterebbe

osservare che trattasi di sopravvenienza rapportata dalla Corte a

fattori extranormativi privi di oggettività, incidenti attraverso il

tempo sul contenuto della denunciata disposizione sì da renderla

anacronistica: una sopravvenienza, quindi, non correlata ad un

preciso momento cronologico. Quest'ultimo, d'altronde, sarebbe potuto

semmai valere unicamente a segnare il dies del venir meno

dell'impedimento al decorso del termine di decadenza, che nella

specie non è stato comunque osservato neanche a far tempo dalla

sentenza n. 20 del 1978.

Ma, a parte tale considerazione, già di per sé risolutiva, sta di

fatto che il soggetto interessato all'accertamento

dell'incostituzionalità, necessario per rimuovere l'impedimento

all'esercizio di un diritto, deve pur sempre percorrere la via

dell'instaurazione di un giudizio - nella specie, avverso il

provvedimento che abbia negato quel brevetto da domandarsi entro il

termine di decadenza - e nel corso di tale giudizio richiedere che

venga sollevata la relativa questione (come accadde appunto nei

molteplici casi che dettero luogo alla sentenza n. 20 del 1978). Chi

subisce passivamente detto impedimento, non può sfuggire alla

conseguenza che il rapporto venga ad esaurirsi, così come del resto

ha più volte ritenuto la giurisprudenza ordinaria in casi analoghi

alla fattispecie sottoposta al giudizio del rimettente.

D'altra parte, è nella logica del giudizio costituzionale

incidentale che - ferma restando la perdita di efficacia della norma

dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione

della decisione, e la sua inapplicabilità nel giudizio a quo e in

tutti quelli ancora pendenti, anche in relazione a situazioni

determinatesi antecedentemente - la retroattività delle pronunce

d'incostituzionalità trovi un limite nei rapporti ormai esauriti, la

cui definizione - nel rispetto del principio di uguaglianza e di

ragionevolezza - spetta solo al legislatore di determinare.

3.3. - Alla luce di quanto sopra considerato, il petitum del

giudice a quo sembra allora, in definitiva, volto ad ottenere,

attraverso la richiesta sentenza additiva, che sia resa uniforme la

disciplina di situazioni affatto diverse, a misura della fattispecie

oggetto del giudizio a quo.